해외 출원, 제도 차이점 파악해 전략적 접근해야 KITA, 상표권·디자인권·특허 등 지식재산권 관련 웨비나 개최
김민혜 기자 | minyang@beautynury.com 플러스아이콘
입력 2022-01-12 09:29 수정 2022-01-12 13:03
한국무역협회(KITA)가 11일 오후, '미·중·유럽 지식재산권 출원 및 대응에 대한 핵심전략 설명회'를 유튜브 채널을 통해 온라인 생중계 방식으로 개최했다. 특허법인 이룸리온의 정문선 변리사는 미·중·유럽 지역의 상표/디자인 출원에 대해, 권혁성 대표변리사는 특허 출원에 대한 대응과 핵심 전략을 소개했다.

'상표'는 타인의 상품 또는 서비스와 내 것을 구별하게 해주는 기호·문자·도형 등의 표장으로 '상표권'은 등록상표를 지정상품에 독점적으로 사용할 수 있는 권리를 말한다. 디자인권은 물품의 형상·모양·색채 또는 그 결합으로 시각적으로 미감을 일으키게 하는 '디자인'을 해당 물품에 독점적으로 사용할 수 있는 권리로, 상표권과 디자인권 모두 특허청에 출원하면 약 1년간의 심사를 거쳐 등록할 수 있게 된다.
 

▲ 상표권·디자인권 국제 출원 관련 정보를 공유하는 정문선 변리사 (사진:유튜브 화면 캡쳐)

상표권·디자인권은 '속지주의'

그러나 상표권·디자인권은 효력이 국내에만 미치는 속지주의 권리로, 해외 국가에서도 사용권과 타인에 대한 독점권을 획득하기 위해서는 원하는 해외 국가 모두에서 권리를 획득해야 한다.

정문선 변리사는 상표권과 디자인권을 한 번에 여러 국가에 출원할 수 있는 해외 출원 절차에 대해 소개했다. 상표권·디자인권을 개별국 출원하면 권리 획득을 원하는 각 국가에서 현지 대리인을 통해 그 국가의 특허청에 직접 상표권·디자인권을 출원해 등록받아야 한다.

다수국가의 권리 획득이 필요한 경우, 조금 더 편리한 절차도 있다. 상표권의 경우 '마드리드 출원'을 하게 되면, 본국(한국) 특허청을 거쳐 WIPO(세계지적재산권기구)의 국제 사무국에 출원하게 되고, 출원 당시 지정한 여러 국가에서 심사를 거쳐 등록받을 수 있다. 마드리드 협정에 가입된 100여 개 국가에 출원이 가능하며, 현지 대리인이 불필요해 비용이 절감되고, 등록 이후 갱신 및 양도 관리도 수월하다는 장점이 있다.

그러나 마드리드 출원을 하기 위해서는 반드시 본국 출원이 전제돼야 하는데, 본국 출원이 거절되거나 등록 후 5년 이내에 무효처리되면, 마드리드 출원 전체가 소멸하게 되므로 주의가 필요하다.

디자인권의 경우에도 개별국 출원을 위해서는 현지 대리인을 통해 해당국 특허청에 직접 출원해야 하는데, 이 경우 각 출원에 약 1~2년의 시간이 소요된다. 반면, '헤이그 출원'을 선택하면 헤이그 협정에 가입돼있는 74개 국가 및 국가연합에 출원이 가능하다.

상표권의 마드리드 출원과 마찬가지로 출원서를 영어로만 작성하면 되고, 해외 대리인이 필요 없어 비용과 관리상의 장점이 있다. 헤이그 출원의 경우 국내 출원이 필수 조건이 아니며, 소요 기간도 약 12개월로 개별국 출원에 비해 비교적 짧은 편이다. 그러나, 디자인 도면 형식에 대한 요구사항이 국가별로 달라 이를 보완하기 위해 현지 대리인을 선임하게 되는 경우도 흔하다는 단점이 있다. 또한, 중국은 헤이그 협정 미가입국이기 때문에 별도 절차를 진행해야 한다고 정 변리사는 설명했다.
 

▲ 국제 특허 출원 관련 정보를 공유하고 있는 특허법인 이룸리온 권혁성 대표변리사 

PCT 국제출원, 국가별 차이 주의

권혁성 이룸리운 대표변리사는 해외 특허 출원에 대한 정보를 공유했다. 특허 역시 원칙상 각국의 특허는 독립적으로 국가별로 출원되나, 'PCT 국제출원' 절차를 활용하면 다수의 국가에 한 번에 출원하는 것이 가능하다. 일반 해외출원과는 다르게 특허성 여부를 판단하는 국제조사, 국제 예비심사 등의 과정을 거치게 되며, 번역문 제출도 필요하다.

국가별 특허 출원 과정에 대한 소개도 이루어졌다. 먼저, 미국은 출원인에게 가장 친화적인 제도를 운영하는 국가라는 것이 권 변리사의 설명이다. 출원 방법이 다양하고, 기간이 지난 경우에도 구제가 가능한 편이다. 파리조약에 의한 우선일인 12개월이 지나도, 14개월 이내에는 우선권 주장이 가능하다.

미국에는 '가출원 제도(Provisional Application)'가 존재하는데, 특별한 형식이 없기 때문에 한국 출원 명세서나 논문 등으로 출원 이전에 날짜를 선점할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 가급적 발명 내용을 구체적으로 기재하는 것이 유리하다. 또한, 발명의 보호 범위 확장을 위한 '계속출원 제도(CA)'나 '일부 계속출원제도(CIP)'도 존재한다. 무효가능성이 감소할 뿐 아니라 권리행사의 다양성도 확보된다는 장점이 있다.

PCT 출원 시, 중국 출원은 이중 출원이 불가능하기 때문에 이 점에 대한 주의가 필요하다고 권혁성 변리사는 강조했다. 개별국 출원 시에는 이중 출원도 가능하지만, PCT 출원 시 중국에서는 특허 또는 실용신안 중 하나만 선택할 수 있다.

현재 중국 산업재산권의 연간 출원량 규모는 세계에서 가장 크지만, 제도 운영의 경직성이 강하고 권리구제가 제대로 이루어지지 않는다는 인식이 여전한 상황이다. 따라서  시장 방어적 개념의 특허 출원이 필요하다는 것이 권 변리사의 주장이다. 더욱 적극적인 권리행사가 필요하다는 것이다. 또한 제4차 특허법 개정에 따라 징벌적 손해배상제도가 도입되고 손해배상액이 증액되는 등 권리 강화가 일부 이루어졌다는 설명이다.

또한, 출원 전에 기술이 공개되면 원칙적으로 신규성 상실로 인해 전리 등록이 불가능하게 되기 때문에 출원 전 공개되지 않도록 각별한 주의가 필요하다고 권혁성 변리사는 강조했다. 
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